특허법인 YNP(구 특허법인 세움)는 K-모빌리티 분야의 혁신 기업 A사를 대리하여, 대기업 B사가 보유한 등록상표에 대한 불사용취소심판을 청구해 최근 특허심판원으로부터 전부 인용 심결(승소)을 이끌어냈습니다.

ㅣ사건의 개요 

최근 K-모빌리티 및 딥테크 등 고도의 기술력이 요구되는 혁신 산업이 급성장함에 따라 독자적인 브랜드 권리 확보의 중요성이 커지고 있습니다. 이러한 유망 산업 분야에서 신규 사업 론칭을 준비 중이던 A사는, 대기업 B사가 기보유한 선행 상표가 자사의 핵심 브랜드 활용 및 시장 진입에 중대한 법적 제약이 될 수 있음을 인지하였습니다.

해당 선행 상표는 복수의 상품류에 걸쳐 방대한 지정상품을 포함하고 있었으나, YNP의 정밀 실사 결과 그중 일부 지정상품에 대해서는 오랜 기간 실질적인 상표 사용이 이루어지지 않은 정황이 포착되었습니다. 이에 A사는 신사업의 불확실성을 선제적으로 해소하고자 특허법인 YNP에 전략적 심판 청구를 의뢰하였습니다.

ㅣYNP의 고도화된 입증 전략 

일반적으로 다수의 상품류를 선점한 대기업의 상표는 방어적 목적의 사용 증거가 일부 마련되어 있을 확률이 높습니다. 따라서 취소 대상 지정상품을 얼마나 날카롭게 특정하고, 쟁점을 어떻게 설계하느냐가 심판 결과(인용 심결)를 좌우하는 핵심 변수입니다.

YNP는 심판청구일을 기준으로 직전 3년간 국내에서 해당 상표가 청구 대상 지정상품에 정당하게 사용된 사실이 없으며, 그 불사용에 대한 정당한 사유 또한 존재하지 않음을 치밀한 법리적 근거를 바탕으로 입증하였습니다. 상표법 제119조 제1항 제3호의 요건에 완벽히 부합하는 논리 구조를 제시함으로써, 심판 과정에서 발생할 수 있는 피청구인의 항변 가능성을 원천 차단하였습니다.

[상표법 제119조 제1항 제3호] 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하고 있지 아니한 경우에는 그 상표등록을 취소할 수 있다.

ㅣ심결 결과 및 시사점 

결과적으로 특허심판원은 피청구인이 대상 지정상품에 대한 정당한 사용 사실이나 불사용의 합당한 이유를 증명하지 못하였다고 판단하여, 해당 지정상품 부분에 대한 상표등록을 취소하는 심결을 내렸습니다.

• 잠자는 권리에 대한 선제적 대응: 상표권은 단순한 등록 사실만으로 영속되는 권리가 아니며, 실제 상표의 ‘사용’을 전제로 보호받습니다. 대기업이 보유한 등록상표라 할지라도 실사용이 배제된 채 방치된 지정상품에 대해서는 불사용취소심판을 통해 적극적으로 권리관계를 정리할 수 있습니다.
• 비즈니스 장벽 해소를 위한 IP 전략: 타인의 미사용 상표로 인해 자사 브랜드의 신규 시장 진입이나 R&D 성과물의 포트폴리오 확장이 제한받고 있다면, 불사용취소심판은 비즈니스 리스크를 타개하는 매우 실효적이고 강력한 법적 수단이 됩니다.

ㅣ맺음말

혁신 기술을 바탕으로 한 K-모빌리티 및 딥테크 기업이 글로벌 경쟁력을 확보하기 위해서는 견고한 지식재산권(IP) 인프라가 필수적입니다. YNP IP는 이번 사례 외에도 해외에서 한국 기업의 브랜드를 보호하는 심판에서 여러 차례 성공적인 결과를 만들어낸 바 있습니다. 앞으로도 YNP IP는 해외 상표권 보호 및 분쟁 해결을 위한 최적의 솔루션을 제공할 것입니다.

본 업무는 특허법인 YNP의 윤경민 변리사가 수행하였습니다.